联邦注册商标如何转让？

案例：A公司主要经营各类生活用品，拥有数十个联邦注册商标用于不同产品。现因业务调整， A公司决定将其服饰业务全部出售给B公司。就服饰类产品，A公司拥有6个商标，其中3个已经在USPTO完成了商标注册，2个已基于“商业使用(Use In Commerce)”提交了注册申请但尚在审核过程中，1个已基于“意向使用(Intend To Use)”提交了注册申请但尚在审核过程中。此外，A公司原计划增加电子产品业务，并已基于“意向使用”提交了商标“X”的注册申请，目前尚在审核过程中。而后，A公司并未实际开展电子产品业务，C公司提出希望向A公司购买商标“X”，A公司同意。在这个情况下，上述7个商标是否都可以转让？转让中有什么需要注意的？下面让我们以本案为例为大家简要分析。

1. 什么时候可以转让商标？

原则上已注册商标和已提交商标注册申请的商标都可以随着相关业务的商誉一起转让，但是基于意向使用的商标除外。如商标注册依据为意向使用，申请人需要在准许通知(Notice of Allowance)核发之日起6个月内实际使用该商标并提交使用说明(Statement of Use)。原则上在申请人提交使用说明之前不能转让该商标，除非商标所对应业务发生转让，申请人才可以将意向使用商标随业务一同转让给业务受让方，而不受前述限制。

根据上述规则，我们可以看到，本案中服饰类产品的6个商标都可以转让。其中2个尚在审核中的意向使用商标也可以转让，因为A公司同时向B公司转让了对应的服饰类业务。但是对于电子产品类的商标“X”目前还不能转让，因为A公司无法向C公司转让其尚未开展的电子产品业务，且商标申请仍在审核过程中，A公司还没有提交使用说明。当然，在A公司实际使用了X商标并提交使用说明后，A公司还是可以将X商标转让给C公司的。

2. 商标转让有哪些要求？

法律对商标转让有特定形式和实质要求。形式上，商标法要求转让联邦注册商标或已向联邦提交注册申请的商标，必须签署书面文件并妥善执行(Duly Executed)。当然，没有通过书面方式进行商标转让并不意味着商标转让一定无效，受让方仍然可能取得普通法下的商标权利。但是签署书面文件无疑能使双方都获得更好的保护。此外，虽然商标转让不需经USPTO备案生效，但是若将转让信息向USPTO备案，该等备案记录可以作为双方已执行商标转让的初步证据。

实质上，法律要求商标权利必须随商誉同时转让。这是因为商标的基本功能是使消费者能够分辨商品和服务的来源，经过这种持续使用商标所有人可以通过商标获得并累积商誉，商标权利应运而生。因此，商标权利不能独立于商誉存在。这也是为什么本案中A公司不能将尚未使用的商标X单独转让给C公司。如果商标转让时商誉没有同时转让，那么该商标转让无效，转让方无法取得任何权利。此时如果转让方认为商标已转让并停止使用该商标，那么转让方很可能会被认为已经放弃了该商标。

为了满足随商誉转让的要求，通常转让前后商标所用于的商品或服务必须相同或实质相似(Substantially Similar)。例如，本案中A公司在转让前将3个注册商标用于T恤，转让后B公司继续将该等商标用于T恤就没有问题。但如果B公司将该商标用于婴儿用品，那很可能就不能满足实质相似的要求了。这主要还是为了保持商标的“连续性(Continuity)”进而保护消费者。因为对消费者来说商标代表了某种品质和特征，即使商标易主也不应破坏消费者对于商标所代表品质的期待，否则很容易造成消费者被欺骗。

3. 商标转让是否要备案(Recording)？

是否必须备案：首先，USPTO未强制要求对商标转让事项进行备案，备案与否不影响商标转让的有效性。但是如果商标受让方想要作为商标权利人取得商标注册证书，或是采取商标注册或申请相关的行为，受让方必须先将商标转让事宜向USPTO备案。此外，商标转让备案还有其他好处，包括：1）作为双方执行商标转让的初步证据；2）推定第三方知悉受让方成为该商标的所有权人；3）受让方可以避免转让方“一物二卖”而遭受损失，即在先的商标受让方可以对抗在后的受让方，只要在先受让方在商标转让后三个月内，或在转让方将商标转让给在后受让方之前，对商标转让事宜进行了备案。

例如，本案中A公司先和B公司签了商标转让合同，4个月后A公司又将相同商标有偿转让给了Y公司。假如在AB签署合同后的第2个月，B完成了商标转让备案，那么A和Y之间的合同对B没有影响，B取得商标权利。但假如B一直没有进行商标转让备案，相反Y公司签署合同后马上进行了备案，则AB之间的转让对Y无效，Y取得商标权利。此时B 公司既失去了商标权利，又可能面临经营计划被打乱与被起诉商标侵权的风险。

如何进行备案：通常备案申请由受让方通过USPTO的“电子商标转让系统”(Electronic Trademark Assignment System, ETAS)提交。正常情况下，USPTO会在审核申请后自动更新商标所有权人的信息。但如果信息没有自动更新，受让人需要另行书面通知Trademark Operation完成备案和信息更新。为完成备案，受让人必须按要求填写并提交Recordation Form Cover Sheet，同时附上以下任一支持文件：1) 商标转让文件的复印件; 2) 商标转让文件摘录的复印件，需能证明商标权利发生转让；3) 经双方签署的关于利益转让的书面声明，并由受让方解释该等利益转让如何影响商标权属。备案完成后受让方将会收到备案通知书(Notice of Recordation)。收到通知一周后，请记得前往USPTD的“商标状态及文件检索系统”(Trademark Status and Document Retrieval, TSDR)确认商标权利人信息及通信信息均已更新。

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曾晖律师简介:

曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所）的高级合伙人。曾律师连续三年（2017、2018和2019）被美国路透社(Thomson Reuters)超级律师杂志 Super Lawyers评为 Rising Star。在美国执业律师中，仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。曾律师也被 Crain’s New York 杂志评选为2018 Leading Women Lawyers in NYC （纽约市前100杰出女性律师）。

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