我的注册商标申请收到了审查意见通知书(Office Action)! 如何解决?

October 8, 2020

 

美国商标注册,您准备好了吗?

 

如需咨询美国商标注册,欢迎联系我所:

 

邮箱 info@zenglawgroup.com
微信 zlgnyc
电话 917-810-5388
网站 www.zenglawgroup.com
WhatsApp: 917-810-5388
Telegram: https://t.me/zlgnyc

 

 

【摘要】随着跨境电商的迅速发展,我所越来越多的客户希望注册美国商标。在咨询商标注册时,客户最常见的问题便是:在哪些情况下,我会收到审查意见通知书(office action)? 如果收到office action, 我又该如何解决?在这篇文章里,我们将对office action进行全面分析,以便大家更好地理解商标局对于注册商标的要求。

 

 

1. 什么是审查意见通知书 (Office Action)?

 

Office Action是美国专利商标局(USPTO)在审核注册商标申请时,发出的审查意见通知书。具体而言,在商标申请过程中,如果专利局审查员发现该申请不能满足注册所必需的所有要素,该审查员可开具一份含有修改意见的通知,诉说拒绝登记的解释或其他要求,即 “审查意见通知书”。申请人须在收到通知后的有限时间内作出回复,否则申请将被视为放弃。只有解决了所有审查意见中列明的问题,商标才能得到合法注册。

 

案例:A先生委托律师,向美国专利商标局递交了一份文字类型的商标申请。专利局审查人员在审查申请时,认为此商标跟之前已经注册的商标存在很多相似的地方,因此向A 先生的代理律师发出了office action, 希望其在规定的时间内,就商标是否存在近似进行实质性答辩。

 

 

 

2. 常见的审查通知原因是什么?

 

审查意见通知书具体可分为程序性实质性两类。程序性意见通知处理起来比较简单,而实质性问题可能比较复杂。收到通知后,申请人须在6个月内回复,否则将面临申请被拒绝的风险。

 

 

  • 部分放弃商标权利声明 (Disclaimer)

如果申请商标的一部分属于该类别商品、服务的“描述性”或“一般通用”的标记,USPTO可能会要求申请人提供一份声明宣布放弃该特定部分的权利。这种审查意见的目的是为了保护提供同类商品、服务的其他企业能正常在其商标或经营活动中使用该类标记。

 

例如,A先生注册“A’s Car Dealership”,则需要免责:Car Dealership (中文翻译:汽车代理商),即其他人也可以在商标中写 Car Dealership。如果CarDealership不免责,那么其他人都不可以在商标中提到此通用描述了,这显然是不符合常理的。补救方法:提供disclaimer statement e.g. No claim is made to the exclusive right to use "______" apart from the mark as shown.

 

  • 样本不规范 Specimen Refusal​​

样本,即商品或服务在实际生活中使用的真实样本。对于使用样本,一般要求商标显示于实物商品上,或商品所附的标签/标记上,或商品包装上,或商品的展示上(例如橱窗展示)。某些样本因为一些缺陷,会导致审查员认为提交证据不足或者存在造假等其他问题,要求提交新的使用证据。

 

      使用证据举例: 

 

   (1)    产品自身带有商标的真实产品图,比如:


 
   (2)    商标的名称显示在产品的包装上的图片,比如:

 


     (3)      商品销售场景的图片,比如:

 

        (i)自动贩卖机:

 

       (ii)实际网站的上架截图:

 

        (iii)实体店铺:

 

注:广告宣传材料、新闻稿、完成日常事务的材料(如发票、装箱单)一般不能作为商品商标的使用样本。

 

  • 商品信息类别不规范 (Class Refusal)

美国的商标分类很细致,很多产品更是开放式填写,客户可能会出现注册产品填写不规范的情况。例如,将磨料沙注册在第十一类(“照明、加温、蒸汽、烹调、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生设备装置”)下。 正常来讲,磨砂料是第三类“洗衣用漂白剂及其他物料,清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂,肥皂,香料,香精油,化妆品,发水, 牙膏”。

 

  • 商品描述不规范 (Descriptiveness Refusal)

美国商标法要求申请人对商标有准确并细致的描述。在没有专业团队的帮助下,有客户很可能因填写的商标描述不规范导致申请被驳回。

不规范商标描述举例:

 

  (i)描述如“The mark consists of the word "SUSHI" represented in stylized font”被审查员判定不规范,因为该描述未能提及标记含有两个"SUSHI"字样

 

  (ii)描述如“The mark consists of two overlapping triangles with two stars positioned below.”被审查员判定不规范,因为该描述错误地叙述商标仅含有两颗星。

 

  • 近似驳回 (Likelihood of Confusion Refusal) 

近似驳回是审查意见中难度最大的答辩。如果申请注册的商标与已注册商标相似,且当该商标与商品或服务结合使用时,会导致消费者对申请人的商品来源感到困惑将申请人与他人的商标混淆,审查员很可能会驳回该商标的申请。近似驳回因为没有固定的标准,需要视具体情况具体分析。这要求申请人就实质性法律问题作答,准备恰当的法律论述。

 

近似商标举例 (注:案例来自商标局官方文件《关于商标的基本情况》)

 

  i)声音近似:虽然拼写有所不同,但是标志听起来相似;即它们“发音相同”

 

 

 ii)视觉近似:标志看起来非常近似,即使右边的标志使用了艺术化的字体。

 

  (iii)含义近似:标志是近似的,因为当意大利语“LUPO”被翻译成英文时,表示“WOLF”。

 

  (iiii)商业印象:因为标志包含相同的设计元素,所以它们造成了近似的整体商业印象即使右边的标志还包含了单词。

 

值得注意的是,即使审查员发现两个商标存在混淆的近似,申请人也不一定会收到驳回审查,因为仅当使用该商标的商品或服务也类似时才会有混淆的可能性。具体情况需要和专业团队做进一步沟通商量最优解决方案。

 

以上为我所多年来总结的比较常见的审查意见类型。除此之外,商标局也可能基于其他原因颁发office action, 在此不做一一类举。

 

部分成功获批案例捷报分享:https://rb.gy/tqzowl

 

“Zeng Law Group, PLLC(纽约锦晖律师事务所)”原创作品,未经授权,请勿转载。所有原创文章所发表观点仅属于信息共享,不构成任何法律意见,更多咨询请联系客服。

 

 

曾晖律师简介:

 

曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所)的高级合伙人。曾律师连续三年(2017、2018和2019)被美国路透社(Thomson Reuters)超级律师杂志 Super Lawyers评为 Rising Star。在美国执业律师中,仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。曾律师也被 Crain’s New York 杂志评选为2018 Leading Women Lawyers in NYC (纽约市前100杰出女性律师)。


邮箱 info@zenglawgroup.com
微信 zlgnyc
电话 917-810-5388
网站 www.zenglawgroup.com

WhatsApp: 917-810-5388

Telegram: https://t.me/zlgnyc

客服微信二维码 微信号:zlgnyc

 

 

 

 

微信公众号:北美法律通

 

​​客服WhatsApp二微码 (9178105388)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Please reload

100 Church Street, Suite 800

New York, NY 10007

+1 917-810-5388

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • weibov2-10

©  Proudly created by Zeng Law Group, PLLC