如何在USPTO注册美国商标?

October 14, 2020

 

【摘要】随着跨境电商的迅速发展,市场竞争越发白热化。为了树立品牌形象维护自身权利与利益及时注册商标意义重大美国公司A在美国网购平台销售自有品牌服装,近来销量稳步增长,准备向美国专利局和商标局(USPTO)申请将品牌名称“City Girl”注册为文字商标。A公司需要知道哪些商标注册的流程和所需时间呢? 通过此文,我们会详细讲解商标注册的具体步骤。

 

【正文】首先,根据商标注册依据(Filing Basis)不同,注册流程稍有不同。但大致都可分为以下几个阶段:

 

A公司在注册商标前,需要考虑哪些内容?我们将在下文逐一分析。

 

1.A是否需要聘请美国执业律师?

  • 申请人在向USPTO申请注册商标的过程中是否需要聘请美国律师取决于申请人住所地(domicile)。USPTO规定自2019年8月3日起,任何住所地在美国境外的申请人必须委托美国律师办理商标注册手续。对于A公司这类住所地在美国境内的申请人,虽非必须委托美国律师,但USPTO仍强烈建议申请人聘请律师对其进行指导。当然,如果A公司在美国境外,比如中国大陆,那A公司必须委托律师代理其商标注册案件。

2.A公司如何进行商标检索?

  • 目的:提交申请前,对拟注册商标进行全面检索是非常重要的,因为可以通过检索发现潜在的混淆,避免注册申请因与已注册商标混淆而被拒绝。

  • 方式:申请人可以在USPTO提供的免费商标电子检索系统“TESS” (http://tmsearch.uspto.gov/)进行商标检索。从TESS系统中可以看到相关商标描述、所使用产品和服务、商标种类、申请日期、申请依据、商标有效状态等。例如A公司可能发现B公司已注册文字商标“City Woman”用于鞋帽,但该商标已失效。

  • 注意:申请人在TESS进行的任何搜索不包括可能拥有商标权但没有联邦注册的其他方的商标,比如仅在美国某州注册使用的商标。

3.A公司如何提交正式申请?

  • 提交申请:申请人可以使用USTPO的商标电子申请系统“TEAS”(http://www.uspto.gov/teas)直接提交线上申请。通常申请人需创建一个账户,选择申请表型。申请所需信息包括:商标所有权人(“申请人”)的名称和组织形式、申请人地址和电子邮件、律师(如有)姓名及其地址与电子邮件、商标描述与图样、所使用商品和服务、使用样本、注册依据、申请费用等。

  • 初步审查:申请提交后,USPTO会先进行初步审查,判断申请是否符合商标注册的基本要求。初审通过后,申请人将收到受理通知书(Filing Receipt)。申请人可以凭受理通知书中的申请序列号(Serial Number)在USPTO的商标状况和文献检索系统“TSDR”(https://tsdr.uspto.gov/) 查询商标申请状态

4.商标实质审查的内容是什么?

 

A公司提交City Girl商标之后,会获得实质性审查

  • 实质审查:提交申请后,USPTO审查员将对申请进行实质审查,包括进行全面的冲突商标检索,审查申请人的书面申请、图纸和标本,决定申请是否符合法律要求以及是否缴纳了应付费用。

  • 审查意见及反馈:如审查员认为该申请不满足商标注册登记的要求,则会发出一封审查意见通知书(Office Action)阐述拒绝注册的实质理由,以及任何申请中的程序瑕疵。申请人必须自审查意见通知书签发之日(Issue Date)起6个月内提交回复或对审查意见书提出上诉,否则USTPO将宣告该申请已被放弃,已收取费用不予退还,申请人必须重新进行新的申请。

5.商标公示及异议程序内容是什么?

  • 商标公示:如经审查,审查员没有发现任何应当拒绝申请的事由,或其提出的问题已全部解决,则USPTO将于1-2个月内发表官方公报(Official Gazette),公示拟注册商标信息。USPTO会在公示前3周和公示当日告知申请人公示时间及公示情况。

  • 异议程序:自公示之日起30天内,对商标注册有异议的第三人有权提出异议反对商标注册,及/或要求延长异议期间。异议程序将在USPTO下属的商标审理及上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board)进行。第三方的异议可能将延迟申请人的商标注册。

  • 如异议期间内无第三方提出异议或第三方异议被否,申请人将在3-4个月内进入下一阶段。根据商标注册依据不同,下一阶段稍有不同。

6.颁发商标注册证书

  • 如商标注册依据为“商业使用(Use in Commerce)”、“外国商标本国注册(Foreign Registration)”或“马德里协议(Madrid Protocol)”, 异议期间内没有第三方提出有效异议的,USTPO将会完成商标注册,并向申请人颁发商标注册证书(Certificate of Registration)

  • 例如A公司在申请前已在商业中使用了该商标,其商标注册依据为“商业使用”,在这一阶段即可直接取得商标注册证书。

7.核发准许通知(Notice of Allowance)

  • 核发准许通知:如商标注册依据为“意向使用(Intent to Use)”, 异议期间内没有第三方提出有效异议的,USTPO将自商标信息公示之日起8周内向申请人核发准许通知,申请人必须在通知核发之日起6个月内:

      1) 实际在商业中使用该商标,并提交使用说明(Statement of Use);或

      2) 要求将提交使用说明(SOU)的时间延长6个月。

  • 审查SOU与商标注册:审查员收到SOU后将再次对申请进行实质审查,如申请符合全部法律要求且没有应当拒绝注册的理由,USTPO就会批准SOU,并于2周内完成商标注册。

8.维持注册商标

  • 注册商标有效期为注册日起10 年,注册有效期满前 6个月可以申请续展注册,每次续展注册有效期为10年。为维持商标有效状态,申请人还需注意按要求向USTPO提交相应商标维持文件。

 

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曾晖律师简介:

 

曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所)的高级合伙人。曾律师连续三年(2017、2018和2019)被美国路透社(Thomson Reuters)超级律师杂志 Super Lawyers评为 Rising Star。在美国执业律师中,仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。曾律师也被 Crain’s New York 杂志评选为2018 Leading Women Lawyers in NYC (纽约市前100杰出女性律师)。

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